• 공지예외 주장 출원시 유의사항김종일 | 2010.09.27 | Hit 16000

    앞선 컬럼번호 6번에서 설명한 것처럼 "특허출원 전에 발명이 공지된 경우" 일정한 요건을 만족하면 "공지 예외의 적용"을 받을 수 있습니다.
    하지만, 공지 예외 적용에 대한 요건이 나라마다 다르기 때문에 뜻하지 않게 낭패를 보는 경우가 가끔 발생합니다.
    주요국 별 공지예외 적용 요건을 간단히 기재하면 아래와 같습니다.

     

    1. 미국
     미국특허법 제102조 (b)항은
     "미국 특허출원일로부터 1년 이전에 그 발명이 미국 내 또는 미국 외에서 특허되거나 인쇄된 간행물에 게재된 경우 또는 미국 내에서 공용되거나 판매되었을 경우"
     에는 특허를 받을 수 없도록 하고 있어, 공지 예외 적용범위가 비교적 넓은 편입니다.

     

    2. 유럽
     유럽의 경우 유럽특허조약 제55조 (Article 55 Non-prejudicial disclosures)
     에서 공지 예외 주장 사유에 관하여 매우 제한적으로 규정하고 있습니다. 
       (1) 발명의 공개가 아래의 이유로 유럽특허 출원일 이전의 6개월 이내에 이루어진 경우는 그 발명의 공개는 이루어진 것으로 간주되지 않음
         (a) 출원인 또는 그의 법적 전임자와 관련한 명백한 악용
         (b) 출원인 또는 법적 전임자가 그 발명을 공식적으로 인식되는 국제박람회에 전시했을 경우
     여기서, 신규성 의제의 6개월 기간의 기산은 우선일이 아닌 실제 유럽특허 출원일로부터이므로 기간면에서도 매우 제한적입니다.

     

    3. 중국
     중국의 경우 특허법 제24조 (Article 24. Exceptions to Lack of Novelty of Inventions-creations)에서
     "특허출원된 창작발명이 출원일 이전 6개월 이내에
       (1) 중국정부가 주관하거나 승인한 국제박람회에서 최초로 발표한 경우
       (2) 규정된 학술회의나 기술회의에서 최초로 발표한 경우
       (3) 타인이 출원인의 동의를 얻지 않고 해당 내용을 누설한 경우
      에는 신규성을 상실하지 않는다" 고 되어 있습니다.

     

    4. 일본
     일본의 경우 특허법 제30조에서
     "아래의 해당일로부터 6개월 이내에 특허출원을 하면
       1. 시험, 간행물에의 발표, 전기통신회선을 통한 발표, 학술단체에서의 서면발표에 의해 공지된 경우
       2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 공지된 경우
       3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 박람회에 출품함으로써 공지된 경우
     신규성을 상실하지 않는다"고 되어 있습니다.(이는 한국특허법의 2006년 개정 전 내용과 동일합니다.)

     

    5. 한국
     앞선 컬럼번호 6번에서 설명한 것처럼 우리나라는 특허법 제30조에서
     "아래의 해당일로부터 6개월 이내에 특허출원을 하면
       1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의하여 공지된 경우
       2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 공지된 경우
     신규성을 상실하지 않는다"고 규정하고 있습니다.

     

    6. 결론
     앞서 설명한 것처럼 각국별로 공지 예외 주장을 할 수 있는 기간, 요건 등은 제각각으로 아직 통일되지 않은 상황입니다.  우리나라와 미국은 공지 예외의 적용 요건이 비교적 엄격하지 않은 반면, 나머지 국가들은 적용 요건이 엄격한 편입니다.

     

     예를 들어, 국내에서 논문 등에 의해 발표를 하고 6개월 이내에 공지예외 주장에 의해 한국에서 출원일을 겨우 인정받았다고 할 지라도 우선권 주장에 의한 해외출원 준비기간이 빨라야 대략 1개월~2개월 정도 걸리는 점을 감안하면 뒤늦게 해외출원을 하려고 해도 요건상 불가능한 경우가 종종 발생합니다. (해외출원 국가수가 증가하면 준비기간도 그에 따라 더 증가합니다.)


     즉, 조약우선권 주장 출원은 본래 국내출원일로부터 1년 이내에 가능함에도 불구하고, 실질적으로 우선권 주장 가능일이 단축되는 결과를 초래합니다.

     

     따라서, 공지예외 주장 출원은 가급적 피하는 것이 유리하며, 역으로 발명의 공지는 특허출원 이후에 하시는 것이 좋습니다.

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